（本指引于2012年12月14日市律協業務研究指導委員會通訊表決通過。）

總則

一、制定目的

為促進本市律師為TMT行業提供專利法律服務，特制定本指引。本指引由上海律協信息網絡與高新技術業務研究委員會起草，并非強制性或規范性規定，僅供本市律師代理TMT行業專利法律服務時參考。

二、特別說明

本法律服務指引中所稱TMT 是電信、媒體和科技（Telecommunication，Media，Technology）三個行業英文單詞的首字母的縮寫，即TMT代表了以移動互聯網、社交網絡、新媒體和電子商務為主的高新技術行業。

當代TMT行業與傳統行業相比，具有自身的特點。在技術層面上，當代TMT行業的興起和發展離不開互聯網的誕生和普及；互聯網作為一架中間橋梁，將TMT行業中的有形產品和無形產品緊密地連接在一起；其中，有形產品主要是指為無形產品提供載體和支撐的電子產品，如個人計算機、手機、通信設備；無形產品是指運營在前述電子設備上的為消費者提供溝通、娛樂、信息和交易的服務類應用軟件產品，如手機支付、交友平臺、搜索引擎、網絡游戲等。在行業或產業經濟層面，當代TMT行業與傳統的消費品和服務類行業的不同之處在于，TMT行業滿足消費者信息交流和信息融合的需求，往往位于產服務業的價值鏈的高端，該行業的科技含量較高，但也常常處于劇烈變動中。著名的摩爾定律即總結反映了TMT行業技術及產業進步的革命性乃至顛覆性。

正是由于TMT行業以上的特點，針對TMT行業的專利法律服務亦有其特色，這也是本服務指引試圖覆蓋的內容。

中國專利法體系簡介

一、專利權介紹

（一）專利權

專利權是指一個國家或地區專利主管機關依法授予專利申請人或其專利申請權繼承人在法定時間中，在該國（或地區）地域內享有的對相應發明創造的獨占性的權利，即在專利權存續期間，未經權利人許可，他人不得實施其專利，特別是為生產經營實施其專利。

（二）我國專利法保護的專利類型

我國現行專利法規定了三種專利權，即將專利分為發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。

發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案。發明專利既保護產品發明，也保護方法發明以及用途發明。產品發明是指儀表、機器、設備、裝置或者液態、氣態、粉末狀物質等人類創造的有形物。方法發明是指制造特定產品或者實現特定技術目標采用的工藝流程、制造方法、技術手段以及開拓性的用途的發明創造。

實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型必須是產品發明創造，而方法發明創造及用途發明創造都不能申請實用新型專利；實用新型必須是具有固定形狀和構造的產品發明創造；沒有固定形狀和構造的氣態、液態和粉末、顆粒狀物質以及單純的線路等不能申請實用新型專利。

外觀設計是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合作出的富有美感并適于工業上應用的新設計。外觀設計是一種以工業應用為目的，依附于以具體工業方法生產之產品的美學設計，可以是形狀、圖案、色彩三種要素的多重組合設計，但不包括主要起標識作用的平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合設計。需特別注意，外觀設計專利保護對象只是產品外觀的美學設計，并不涉及產品的技術內涵。

由上所述可知，三種專利權的保護客體范圍并不相同，發明的客體保護邏輯上外延最為廣闊，而外觀設計的保護客體則與發明和實用新型的客體內容內涵不一致。這也是很多國家，并不將外觀設計放入專利法體系的重要原因。

（三）我國專利權的期限

我國專利法規定：發明專利權期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權期限都為10年，保護期限都從專利申請日起算。但是如果更確切地講，我國各類專利權的專利權實際保護期限要比上述年限短一些。例如發明專利申請共經歷了三個階段，先是提出申請，再是專利申請文件早期公開，最后是批準授權與否。在提出申請至早期公開這一階段專利申請的技術內容還是保密的，法律只保護專利申請人因“申請在先”而依法產生的“先申請權益”，但對已申請專利的技術內容沒有實質的專利權保護，這一階段對相關技術內容的保護，仍然適用于技術秘密保護的法律規定。在早期公開至批準授權與否這一階段中，我國專利法規定只給予專利申請人以“臨時保護”，即“申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用”，但并非完整的專利保護。直到正式授予發明專利權后，專利申請人才真正成為法律意義上的專利權人，享有完整的法律意義上的專利權。所以，發明專利權的全面法律保護期限實際上應當從授予專利權日起開始。同理，實用新型專利權和外觀設計專利權的全面法律保護期限也始于專利權授予日。

二、專利法律保護

（一）我國專利權保護的客體

發明和實用新型的保護客體是技術方案，而外觀設計的保護客體是適于工業應用的美學設計。并非所有的發明創造都能夠被授予專利權，根據我國專利法，首先，對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權；其次，對下列各項，不授予專利權：（一）科學發現；（二）智力活動的規則和方法；（三）疾病的診斷和治療方法；（四）動物和植物品種－但其生產方法，可以依照專利法規定授予專利權；（五）用原子核變換方法獲得的物質；（六）對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。

（二）我國專利權保護的內容

我國專利法規定：發明和實用新型專利權被授予后，除另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。

我國專利法還規定：發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用以解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍則以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。

（三）我國專利行政管理機構介紹

根據《專利法》第3條的規定，國務院專利行政部門即國家知識產權局管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。國家知識產權局包括各審查部門，其工作職能為受理和審查專利申請并依法授予專利權；專利復審委員會，其工作職能為受理專利復審和無效工作。

省、市、縣（含縣級市、區）人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作。

三、與專利有關的主要法律規定及國際條約

（一）我國專利立法、相關規定

1、《中華人民共和國專利法》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行，第三次修改后2009.10.1起施行）

2、《中華人民共和國民法通則》（1987.1.1施行）

3、 《中華人民共和國刑法》（1997.10.1施行）

4、《中華人民共和國侵權責任法》（2010.7.1施行）

5、《專利法實施細則》（2010.1.9施行）

6、《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（2001.7.1施行）

7、《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》（2001.7.1施行）

8、 《最高人民法院關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》（1992.2.9施行）

9、《最高人民法院關于專利侵權糾紛案件地域管轄問題的通知》（1987.6.29施行）

10、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2004.11.2施行）

11、《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（ 2010 年 1 月 1 日 起施行）

12、《專利代理條例》（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）

13、《專利行政執法辦法》（2011.2.1施行）

14、《中華人民共和國知識產權海關保護條例》（2010.4.1施行）

15、《國防專利條例》(2004.11.1起施行)

16、《審查指南》(2010年新版)

17、《國家知識產權局行政復議規程》（2012.9.1起施行）

18、《專利權質押登記辦法》（2010.10.1施行）

（二）國際條約

除上述與專利相關的主要法律法規和司法解釋外，關于與專利相關的國際條約，我國于1985年加入《保護工業產權巴黎公約》，1993年加入《專利合作公約》（PCT）， 2001年加入世貿組織WTO，我國承諾履行《與貿易有關的知識產權協議》（TRIPS）。

1、PCT協議介紹

PCT是《專利合作條約 http://baike.baidu.com/view/51310.htm》（Patent Cooperation Treaty）的英文縮寫，PCT于1970年締結，1979年修正，并于1984年和2001年修訂。PCT對《保護工業產權巴黎公約》（1883年）的締約國開放，締約國或申請加入方必須要向WIPO總干事交存批準書或加入書。根據PCT的規定，專利申請人可以通過PCT途徑遞交國際專利申請 http://baike.baidu.com/view/1966815.htm，即申請人只要向特定的PCT受理局提交一件PCT國際專利申請，即可在為數眾多的PCT成員國的每一個國家同時要求對發明創造進行專利保護。

 

專利非訴訟法律服務

一、指導客戶制定專利戰略

（一）專利戰略綜述

專利戰略是企業綜合利用技術創新、合理技術壟斷與法律保護等多項手段以促進企業良性發展。專利戰略需要企業將與專利相聯系的法律、科技、經濟原則的結合，用于指導企業的研發方向，市場目標以謀求最大的利益。

（二）企業制定專利戰略的目的

對于企業而言，尤其是高技術比重附加值或輕資產的TMT行業而言，如要在市場競爭中脫穎而出，就必須主動地利用專利制度提供的法律保護及其種種方便條件有效地保護自己，并充分利用專利情報信息，研究分析競爭對手狀況，推進專利技術開發、控制獨占市場。因此，專利戰略是制定者為了自身的長遠利益和發展，運用專利制度提供的法律保護，在技術競爭和市場競爭中謀取最大經濟利益、并保持自己技術優勢的整體性戰略觀念與謀略戰術的集成總和體。也可以說，專利戰略的根本作用及其存在依據在于，它以技術的產權激勵為基礎，有效地將技術創新的產權激勵、市場激勵、政府激勵與企業激勵四種主要激勵源組織集成為一體，形成動態立體的兼顧進攻與防御雙重功能的管理模式。

（三）專利戰略分類及實施

企業專利戰略按照技術一般可分為：專利申請戰略、專利防御戰略、專利技術實施戰略。

1、專利申請戰略

一般而言，專利的申請戰略，主要由四個問題組成：（1）是否所有的發明創造都要申請專利？（2）何時申請專利？（3）在哪些國家地區申請專利？（4）申請什么樣的專利？

（1）針對第一個問題：是否所有的發明創造或技術革新都要申請專利或者能夠申請專利，尤其值得TMT行業的企業重視。如前所述，TMT行業既包括科技含量較高的電子通訊企業、電腦設備提供商等，同時包括以滿足消費者溝通分享需求的服務類應用產品企業。前者生產出有形的產品，而后者主要是以軟件、網頁或界面的形式呈現于消費者面前。電子通訊企業的產品及其數據傳輸協議、通訊方法、外觀結構等均可以申請專利。但是服務類應用產品是否能申請專利則首先需要判斷其是否屬于專利法保護的客體范圍，即適格的技術方案。這在專利代理中是非常復雜的問題。如前所述，專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。涉及計算機程序的發明專利申請只有構成技術方案才是專利保護的客體。根據《審查指南》中對是否屬于技術方案的判斷的說明“發明的目的是解決技術問題,使用了遵循自然規律的技術手段，獲得了符合自然規律的技術效果”。在判斷了是否屬于技術方案以后，還需要進一步判斷是否屬于智力活動規則和方法。《審查指南》中智力活動規則和方法定義如下：“智力活動規則和方法是指導人們進行思維、表述、判斷和記憶的規則和方法”。在服務類應用產品滿足了是一種技術方案且不屬于智力活動規則和方法才能進行專利申請。

TMT行業所提供服務類應用產品必然與計算機或電子設備關聯，即屬于所謂的涉及計算機程序的技術方案，按《審查指南》，TMT企業在決定是否對此類技術方案申請專利時，必須首先作如下判斷：

1）如果一項技術方案僅僅涉及一種算法或數學計算規則，或者計算機程序本身或僅僅記錄在載體（例如磁帶、磁盤、光盤、磁光盤、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的計算機可讀介質）上的計算機程序，或者游戲的規則和方法，則該技術方案屬于智力活動的規則和方法，不屬于專利保護的客體。

2）如果一項技術方案除其主題名稱之外，其進行限定的全部內容僅僅涉及一種算法或數學計算規則，或者程序本身，或者游戲的規則和方法，則該技術方案實質上僅僅涉及智力活動的規則和方法，不屬于專利保護的客體。

必須注意，此處所說的計算機程序本身是指為了能夠得到某種結果而可以由計算機等具有信息處理能力的裝置執行的代碼化指令序列，或者可被自動轉換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列。計算機程序本身包括源程序和目標程序。計算機程序本身并不包含對計算機硬件的改變，若計算機硬件因上述計算機程序而改變的，則所涉及技術方案一般屬于專利保護的范圍。

例如，僅由所記錄的程序限定的計算機可讀存儲介質或者一種計算機程序產品，或者僅由游戲規則限定的、不包括任何技術性特征，例如不包括任何物理實體特征限定的計算機游戲裝置等，由于其實質上僅僅涉及智力活動的規則和方法，因而不屬于專利保護的客體。但是，如果專利申請要求保護的介質涉及其物理特性的改進，例如疊層構成、磁道間隔、材料等，則不屬此列。

進一步的判斷可以參照下文中專利代理專章中列舉的情況。

需注意，如果服務類應用產品不滿足專利申請的條件，則一般應該建議企業以商業秘密的形式保護其相應知識產權。

（2）針對第二個問題，何時申請專利，這需要企業在專利戰略中設定穩定且能長期有效執行的專利工作制度，即對不同類別技術方案采用不同的專利響應申請機制。簡單而言，對于獨創性的基本發明，一般要等其應用研究和周邊研究大體成熟后，再提出專利申請；防止其他企業在基本發明的基礎上，作繼續改進性研究，或搶先申請應用發明專利，而造成對自己基本發明的封鎖保護。但若所處細分行業競爭對手很多，或者市場需求量大，或者是容易被模仿的技術，則應盡快申請專利。對本企業領先的不易被模仿的技術，則可以在競爭對手快要追上的時候再申請專利，一方面延長了保護期，另一方面也避免了技術過早地公開而給對手可乘之機。

（3）針對第三個問題，在哪些國家地區申請專利。通常而言是以“市場導向”或“生產導向”。市場導向是以銷售市場作為專利申請的目的國家。如果發明創造屬于高技術范疇，如芯片等，只有極少數企業能夠生產這種產品，在這種情況下，“市場導向”申請戰略也許并不是最好的。此時則應考慮“生產導向”申請戰略，即在競爭對手從事生產經營的國家申請專利，一旦發生侵權，專利權人可以采取法律手段在原產地扣押侵權產品而不論其將要行銷的國家。對于有高度發達的工業又有廣闊市場的國家，可以同時應用這兩種戰略。總之，企業應當考慮在有潛在市場或潛在競爭對手的國家申請專利，以保護自己在這些國家的市場利益和競爭優勢。

（4）針對最后一個問題，申請什么樣的專利。除了將專利劃分為發明專利、實用新型專利、外觀設計專利以外。企業內部還應當對專利本身作出重要性評判，按照其技術領先程度、潛在市場表現，可以將專利劃分為：基礎專利（核心專利）、改進專利（外圍專利）、防衛專利（潛在專利）。

基礎專利針對獨創性非常高的（基本或基礎）發明，它具有廣泛應用的可能性和獲取重大經濟效益的前景。對于此類專利，應該高度重視。

改進專利則指在基礎專利的基礎上再進行技術優化而產生的專利。

防衛專利則指企業暫時不使用但可能具有市場前景的專利。

2、專利防御戰略

專利防御戰略是指保護企業自身的專利優勢不喪失。專利防御戰略具體包括以下幾種：

（1） 異議無效戰略：對其他企業申請專利權可以采取經常性的妨礙活動，在專利申請階段向國家知識產權局提異議，在專利授權以后請求專利復審委員會宣告無效。

（2）外圍專利戰略：在競爭對手已經獲得授權的基本專利的基礎上開發質量更好的改進專利，或者申請大量的外圍專利。

（3）繞開權項戰略：繞過對方專利權項，開發不相抵觸的技術。

（4）期滿使用戰略：有些基本專利無法突破，該基本專利若很快到期，可等到期滿后再使用。

3、專利技術實施戰略

專利利用戰略包括對本企業申請獲權專利的利用和對其他企業專利的利用及其他企業利用本企業專利三個方面。具體戰略的選擇、運用、組合應科學分析本企業與競爭對手或者合作方的企業規模、企業類型、企業業績、企業信譽、企業技術實力、企業品牌實力、企業信息能力、企業發展策略等多方面因素，在實踐中靈活地選擇和實施。

（1）專利獨占戰略，對任何國家的企業都不授予許可實施權，只追求專利權企業獨家利益。但該企業要能承擔開拓市場的風險和具有投資的條件。

（2）許可實施戰略，許可其他企業實施本企業專利，收取一定的費用，該戰略在本企業無條件實施的情況下采用。

（3）許可使用戰略，自身生產能力遠遠不能滿足市場需求的情況下，可許可其他企業使用本企業專利，收取一定使用費用的戰略。

（4）專利與產品相結合的戰略，持有基本專利的企業，允許其他企業使用自己的專利，但作為交換的條件，把本企業的產品強加給對方以提高自己在市場競爭中的地位。

（5）專利與商標相結合的戰略，商品投放市場后，為了更大利益，可以將專利權和相關商標權捆綁在一起出讓或者許可。商標的作用很大，可為了商標在市場上站住腳跟，需要一定的時間和投資。為了減少商標的廣告投資，可以采用強制使用商標作為使用專利權交換條件的戰略。

（6）專利投資戰略，以專利技術入股，與當地資本聯合逐步在各國設立合資公司或合營公司，在該公司利用本企業的專利技術，從而掌握其支配權。美國的杜邦公司擅長采用此戰略。

（7）交叉許可戰略，隨著技術的復雜化、復合化發展趨勢的加強，即使是大企業，也不可能獨占技術，于是出現將各自擁有的技術互相靠攏，簽訂以相互的專利權交叉實施許可合同的戰略，從而形成聯合技術優勢。另外，在與同行也的其他企業的技術十分接近、甚至權力歸屬錯綜復雜的情況下，為了防止混亂，也可采用交叉許可戰略。可以是同類技術交換，也可以是不同的技術相互交換來彌補自身的薄弱環節。

（8）專利協作戰略，各企業將相互擁有的專利權拿出來合作，是一種協同合作的戰略。多以生產合作的形式出現，以防止出現專利糾紛。

（9）引進專利戰略，本企業自身不搞技術開發，專門引進其他企業優秀專利技術的戰略。

（10）專利收買戰略，將競爭對手的專利全部買下，從而達到獨占市場的戰略，與引進專利戰略不同，收買專利的目的不限于引進技術，最終是為了獨占市場，專利收買戰略要適可而止，否則就可能違反“反壟斷法”。

（11）專利出售戰略，當本企業專利閑置，成為虛價值或者低價值資產存量時，可將專利權當作普通商品出售，達到盤活企業資本的目的。

（12）專利與標準相結合的戰略。  

二、指導客戶進行專利培訓

律師應當指導專利管理機構定期安排有關課程對員工進行專利知識培訓，培訓的內容包括專利相關法律法規，相關案例，最新專利信息等。培訓的具體內容通常包括：

（一）專利相關法律法規的內涵和外延，如何正確理解相關條款；

（二）提供與企業實際專利工作相類似的案例，供企業內部分析和學習；

（三）培育企業內的知識產權保護意識，加大員工對專利工作的認知力度；

（四）組織相關技術部門查找并分析專利信息等。

三、代理專利申請

（一）TMT企業可以申請專利的發明創造

如前所述，由于TMT行業的技術特性，其所涉及的發明創造往往與計算機或電子設備相關聯，往往屬于所謂的涉及計算機程序的技術方案，試將幾種可以申請或不可申請專利的發明創造列舉如下：

如果一項技術方案的全部內容中既包含智力活動的規則和方法的內容，又包含符合要求的技術特征，例如在對一款軟件及其裝置等限定的內容中既包括軟件方法與規則，又包括裝置技術特征，則該技術方案就整體而言并不是一種智力活動的規則和方法，不應當僅依據專利法第二十五條排除其為專利權的保護客體，可以申請專利。

例如，僅僅涉及漢字編碼方法的一種漢語字根編碼方法的技術方案屬于專利法規定的智力活動的規則和方法，不屬于專利保護的客體。但是，如果把漢字編碼方法與該編碼方法可使用的特定鍵盤相結合，構成計算機系統處理漢字的一種計算機漢字輸入方法或者計算機漢字信息處理方法，使計算機系統能夠以漢字信息為指令，運行程序，從而控制或處理外部對象或者內部對象，則這種計算機漢字輸入方法或者計算機漢字信息處理方法構成專利法第二條第二款所說的技術方案，不再屬于智力活動的規則和方法，而屬于專利保護的客體。

如果涉及計算機程序的技術方案執行計算機程序的目的是解決技術問題，在計算機上運行計算機程序從而對外部或內部對象進行控制或處理所反映的是遵循自然規律的技術手段，并且由此獲得符合自然規律的技術效果，則該技術方案可以申請專利。

例如，某軟件應用企業提供了一種技術方案，其執行計算機程序的目的是為了實現一種工業過程、測量或測試過程控制，通過計算機執行一種工業過程控制程序，按照自然規律完成對該工業過程各階段實施的一系列控制，從而獲得符合自然規律的工業過程控制效果，則該技術方案屬于專利保護的客體。

如果涉及計算機程序的該技術方案執行計算機程序的目的是為了處理一種外部技術數據，通過計算機執行一種技術數據處理程序，按照自然規律完成對該技術數據實施的一系列技術處理，從而獲得符合自然規律的技術數據處理效果，則該技術方案可以申請專利。

例如，一多媒體技術開發公司提供了“一種去除圖像噪聲的方法”，利用概率統計論中的原理，結合計算機程序處理有效去除圖像噪聲，且減少因去噪處理產生的圖像模糊現象。該方案利用了遵循自然規律的技術手段獲得技術效果，可申請專利保護。

如果涉及計算機程序的技術方案執行計算機程序的目的是為了改善計算機系統內部性能，通過計算機執行一種系統內部性能改進程序，按照自然規律完成對該計算機系統各組成部分實施的一系列設置或調整，從而獲得符合自然規律的計算機系統內部性能改進效果，則該技術方案可以申請專利。

例如，一TMT企業針對現有移動計算設備由于受到存儲容量的限制而不能處理需要大存儲容量的多媒體數據，而提出一種利用虛擬設備文件系統來擴充移動計算設備的存儲容量的方法，該方案通過執行計算機程序實現對移動計算設備內部運行性能的改進，利用了遵循自然規律的技術手段，該發明技術方案可申請專利。

如果涉及計算機程序的技術方案執行計算機程序的目的不是解決技術問題，或者在計算機上運行計算機程序從而對外部或內部對象進行控制或處理所反映的不是利用自然規律的技術手段，或者獲得的不是受自然規律約束的效果，則該技術方案不屬于專利保護的客體。

例如，一互聯網游戲公司開發一種基于網絡的成長類游戲，僅利用計算機執行改變游戲角色狀態等方式，使游戲角色和環境在游戲中相應變化。該方案未給涉及裝置的內部性能帶來改進，也沒有給涉及裝置的構成或功能帶來任何技術上的改變技術方案，且游戲運行受人為控制并不受自然規律約束，因此不屬于專利保護的范圍。

（二）中國專利申請

根據專利法規定，中國單位或者個人在國內申請專利和辦理其他專利事務的，可以委托專利代理機構辦理。因此，具有專利代理資格的律師事務所可以以事務所身份從事專利代理法律服務的；而沒有專利代理服務資格，但確有能力從事專利代理法律服務的，可以參照民事訴訟中類似公民代理的方式，從事專利代理工作。

專利代理根據申請專利類型的不同而有所不同。

申請發明專利的，一般包括如下幾個階段：1、撰寫發明申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關系后，首先與客戶進行溝通，進行技術交底；然后對相關技術進行檢索，確定相關發明的發明點；正式撰寫申請文件，包括權利要求書、說明書等；遞交正式申請。2、專利審查中的代理：1、初步審查程序中的代理：協助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；2、實質審查程序中的代理：主要為幫助客戶做好對專利局針對申請文件可能作出的實質審查意見通知書的答復。3、授權階段的代理：對最終獲得授權的發明申請，應協助客戶做好對相關文件、期限和費用的管理。

申請實用新型或外觀設計專利的，一般包括如下幾個階段：1、撰寫申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關系后，首先與客戶進行溝通，進行技術交底；然后對相關技術進行檢索，確定相關發明創造的發明點；正式撰寫申請文件；遞交正式申請。2、初步審查程序中的代理：協助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；3、授權階段的代理：對最終獲得授權的發明申請，應協助客戶做好對相關文件、期限和費用的管理。

（三）國際專利申請

根據專利法規定，在中國沒有經常居所或者營業所的外國人、外國企業或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務的，應當委托依法設立的專利代理機構辦理。 專利法同時規定；“任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國務院的規定執行。 中國單位或者個人可以根據中華人民共和國參加的有關國際條約提出專利國際申請。申請人提出專利國際申請的，應當遵守前款規定”。而且 對前述規定“向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權”。雖然專利法未規定，中國單位或者個人辦理涉外專利事務必須委托依法設立的專利代理機構辦理。但為客戶利益最安全考慮，中國單位或者個人辦理涉外專利事務的還是應委托依法設立的專利代理機構辦理。綜上所述，律師事務所律師從事涉外專利業務的，特別是替外方在中國處理專利業務的，相應律師事務所應當具有專利申請代理資格。

根據客戶的目標市場、主要競爭對手分布等情況，幫助客戶進行國外專利申請。可以按照需要申請的國外專利的數量和范圍，幫助客戶確定是通過PCT申請，還是單獨就不同國家提出申請。

在涉外專利申請實務上，一般分為國內向國外申請（內向外）和國外向國內申請（外向內），其形式一般分為PCT模式和優先權模式。

四、專利行政復議代理

根據規定，公民、法人或者其他組織，認為國家知識產權局的具體行政行為侵犯其合法權益的，可以向國家知識產權局申請復議。在具體行政行為作出時其權利或者利益受到損害的其他利害關系人可以申請行政復議，也可以作為第三人參加行政復議。復議申請人、第三人可以委托代理人代為參加復議。因此，律師可以代理復議申請人、第三人參加國家知識產權局的行政復議。

按規定，目前國家知識產權局受理專利行政復議的范圍，包括:

對國家知識產權局作出的有關專利申請、專利權的具體行政行為不服的；　　(二)　對國家知識產權局專利復審委員會作出的有關專利復審、無效的程序性決定不服的；(三)對國家知識產權局作出的有關專利代理管理的具體行政行為不服的；(四)認為國家知識產權局作出的其他具體行政行為侵犯其與專利有關的合法權益的。

不包括: (一)專利申請人對駁回專利申請的決定不服的；(二)復審請求人對復審請求審查決定不服的；(三)專利權人或者無效宣告請求人對無效宣告請求審查決定不服的；(四)專利權人或者專利實施強制許可的被許可人對強制許可使用費的裁決不服的；(五)國際申請的申請人對國家知識產權局作為國際申請的受理單位、國際檢索單位和國際初步審查單位所作決定不服的；(六)法律、法規規定的其他不能申請行政復議的情形。

有關專利行政復議的具體事項，可參照相關律師從事行政復議指引及《國家知識產權局行政復議規程》規定。

五、代理專利復審

專利復審理論上也是一種特殊的專利行政復議程序。根據專利法，專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內，向專利復審委員會請求復審。專利復審委員會復審后，作出決定，并通知專利申請人。

在復審代理中，主要工作包括：（1）分析確定請求復審的理由，撰寫并向專利復審委員會提交復審請求書，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除駁回決定指出的缺陷；（2）對專利復審委員會和議組可能發出的復審通知書進行仔細研究并答復，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除復審通知書指出的缺陷；（3）參加復審程序中可能發生的口頭審理；（4）收到復審決定書后，若維持原駁回決定的，應協助客戶仔細分析；客戶對專利復審委員會的復審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。

六、代理專利無效

專利無效理論上亦為一種特殊的專利行政復議程序。專利法規定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。實務中，專利無效常常成為專利侵權訴訟中，被告的一種訴訟手段。專利無效代理包括代理專利無效申請人和代理專利無效被申請人。

代理專利無效申請人的律師主要工作包括：（1）與客戶建立委托關系，根據無效請求的目的確定無效代理中的整體策略；（2）分析相關專利及公知技術，決定無效宣告請求的理由，并組織證據，按規定撰寫并提交無效請求書及相關證據，并及時繳納費用；（3）答復復審委員會無效合議組可能發出的審查通知書；（4）參加可能的口頭審理程序，對相關證據、事實進行質證、辯論，進一步結合證據闡述無效理由；（5）幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權訴訟有關的，應依此確定在侵權訴訟中的后續對策。

代理專利無效被申請人的律師主要工作包括：（1）與客戶建立委托關系，分析無效宣告請求書的理由、證據，確定無效代理中的整體策略；（2）按規定撰寫并提交針對無效請求書的意見陳述書，必要時，應協助客戶修改被申請無效發明或實用新型專利的權利要求書；（3）答復復審委員會無效合議組可能發出的審查通知書；（4）參加可能的口頭審理程序，對相關證據、事實進行質證、辯論，進一步反駁無效宣告請求書無效理由；（5）幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權訴訟有關的，應依此確定在侵權訴訟中的后續對策。

無論是代理專利無效申請人還是代理專利無效被申請人，律師都應當按無效中的策略判斷是否進行和解。

七、代理提起行政處理請求

我國《專利法》第60條的規定，專利權被侵犯的救濟方式包括：（1）協商，即專利侵權糾紛可以由當事人協商解決；（2）司法救濟，即專利權人或者利害關系人向人民法院提起民事訴訟；（3）行政救濟，即專利權人或者利害關系人請求管理專利工作的部門處理，要求責令停止侵權行為，也可以就賠償額請求調解。

管理專利工作的部門對專利侵權糾紛的處理包括以下職能：一是應當事人的請求，對專利侵權糾紛進行處理，認定侵權行為成立的，責令侵權人立即停止侵權行為，這是具體行政行為，當事人不服的，可以依法提起行政訴訟。侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。二是在行政處理的過程中，應當事人的請求，就專利侵權的賠償額進行調解。這是一種調解，不具有約束力，調解不成的，當事人可以依法提起民事訴訟。

律師在指導客戶向專利管理部門提出行政處理請求，主要包括以下工作內容：起草行政請求書、指導客戶收集必要的權利證據和侵權證據等。

八、代理海關知識產權保護備案

根據《知識產權海關保護條例》的規定，海關依照國家有關法律規定，在邊境執法中保護與進出境貨物有關并受中華人民共和國法律行政法規保護的知識產權，其中包括專利權。

律師在代理當事人辦理知識產權海關備案時應注意，權利人向海關總署提出海關保護備案申請，應事先向海關領取備案申請書。權利人或其代理人應按照要求填寫申請書，并隨附有關文件，送交或寄送海關總署。

權利人提出備案申請，應按照一項權利一份申請的原則提出，即每份申請書只能就一份權利證書上的專利提出申請。申請書應用中文填寫，并保證交驗的申請文件真實、有效。

權利人在提交申請時應當同時附送下列文件：（1）專利權人的身份證明文件；授權委托書；（2）專利證書的復印件，經專利局登記和公告的專利轉讓合同副本，專利實施許可合同副本；（3）海關總署認為需要附送的其他文件。交驗的文件為外文的，同時提交中文譯本。

九、專利風險審核代理

基于專利本身的特點，任何企業在研發、制造、銷售等過程中均存在一系列法律風險。企業在技術開發過程中很有可能侵犯到別人專利，可能出現技術人員泄密或者私自申請利用的風險，遭第三方強先申請而喪失專利權的風險，因先于專利申請而公開技術方案所導致喪失專利權的風險；企業在利用專利技術過程中，可能侵犯他人專利權等。律師在代理客戶專利風險審核中有以下注意要點：

1、幫助客戶建立專利風險數據庫

針對客戶的主要競爭對手、主要目標市場可以建立一個專門的專利數據庫，定時檢索并更新專利數據庫。將競爭對手的專利按申請時間的先后可以分為已失效專利、即將失效專利、有效專利。將競爭對手的專利按照企業的實際需求，進行價值評估。價值評估時應考慮的因素包括：（1）技術的先進度和成熟程度；（2）該專利屬于基礎專利還是從屬專利；（3）該專利的權利要求的內容；（4）該專利是否已進行市場應用；（6）該專利所在技術領域的發展成熟度等等。

2、指導客戶建立專利風險預警機制

幫助客戶建立研發時的專利風險預警機制，包括項目立項前進行技術領域分析、可行性分析、專利門檻分析；項目進行過程中搜索可用專利信息；產品進入各個國家之前進行專利風險判斷等。

十、專利權或專利申請權轉讓代理

根據專利法的規定，專利申請權和專利權都可以轉讓。

在辦理專利申請權和專利權轉讓業務時，應注意以下幾點：

中國單位或者個人向外國人轉讓專利申請權或者專利權的，必須經國務院有關主管部門批準。

轉讓專利申請權或者專利權的，讓與人與受讓人應當訂立合同。該合同為要式合同，即必須以書面形式訂立。對轉讓專利申請權或者專利權的合同，除專利法或有關行政法規另有規定的以外，應適用《中華人民共和國合同法》的有關規定。

轉讓專利申請權或者專利權的讓與人與受讓人訂立轉讓合同后，應當向國務院專利行政部門辦理登記。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。需要指出的是，當事人辦理登記，是專利申請權或者專利權轉移生效的要件，而不是轉讓合同生效的要件。依照合同法的規定，依法成立的轉讓專利申請權或者轉讓專利權的合同，自成立時即生效，當事人一方不得以未經登記為由主張合同無效。合同成立后，因未向國務院專利行政部門辦理登記手續使轉讓不生效的，當事人應當依法補辦登記手續。

按照國務院發布的《國防專利條例》的規定，國防專利申請權和國防專利權只能向國內的中國單位或者中國公民轉讓，禁止向國外的單位和個人以及在國內的外國人和外國機構轉讓國防專利申請權和國防專利權。國防專利申請權和國防專利權的轉讓，應當委托國防專利機構指定的專利代理機構辦理。轉讓國防專利申請權或者國防專利權，應當向國防專利機構提出書面申請，由國防專利機構進行初步審查后按地方企業還是軍隊企業分別報送國務院國防科學技術工業主管部門、總裝備部審批。

十一、專利實施許可代理

專利實施許可是指專利權人、專利申請人或者其他權利人作為讓與人，許可受讓人在約定的范圍內實施專利，受讓人支付約定使用費的行為。專利實施許可應當訂立書面合同。

（一）專利許可種類

專利實施許可按照被許可人取得的實施權的范圍以及被許可人享有的權利，可分為獨占實施許可、排他實施許可、普通實施許可、交叉實施許可、分實施許可、強制實施許可等。

1、獨占實施許可（簡稱獨占許可）是指在約定的期限、地區、技術領域內，專利權人（許可方）許可被許可方單方實施該專利技術，許可方和任何被許可方以外的單位或個人都不得實施該專利技術。獨占實施許可被許可人的地位與專利權人有相似之處。獨占實施許可的被許可人可以根據合同的約定獨占地實施專利技術，排除專利權人的實施行為，也可以在專利權人不起訴的情況下單獨提起侵權訴訟，或者請求人民法院采取訴前臨時措施。

2、排他實施許可（簡稱排他許可）也稱獨家許可，是指在約定的期限、地區、技術領域內，專利權人（許可方）只許可一個被許可人實施其專利，但專利權人自己有權實施該專利。排他許可與獨占許可的區別就在于排他許可中的專利權人自己享有實施該專利的權利，而獨占許可中的專利權人自己也不能實施該專利。     

3、普通實施許可（簡稱普通許可）是指在約定的期限、地區、技術領域內，專利權人許可他人實施其專利，同時保留許可第三人實施該專利的權利。這樣，在同一地域內，被許可人同時可能有若干家，專利權人自己也可以實施。普通許可是專利實施許可中最常見的一種類型。普通許可的被許可人能否作為原告提起侵權訴訟、能否申請人民法院采取臨時措施，關鍵在于實施許可合同的具體約定。

4、分實施許可（簡稱分許可）是針對基本許可而言的，即在被許可人與專利權人訂立實施許可合同的基礎上，被許可人依照與專利權人的協議，作為許可人再許可第三人實施同一專利，被許可人與第三人之間的實施許可就是分許可。被許可人簽訂這種分許可合同必須事先得到專利權人的同意，否則無權訂立分許可合同。

5、交叉實施許可（簡稱交叉許可）也稱作互換實施許可，是指兩個專利權人互相許可對方實施自己的專利。這種許可，兩個專利的價值大體是相等的，所以一般是免交使用費的，但如果二者的技術效果或者經濟效益差距較大，也可以約定由合同一方當事人給予另一方當事人以適當的補償。交叉許可的性質，既可以是普通許可，也可以是獨占許可或排他許可。

6、強制實施許可是指國務院專利行政部門依法且無需專利權人同意，直接允許其他單位或個人實施其發明創造的一種許可方式。強制許可的被許可方人不享有獨占的實施權，并且無權允許他人實施。取得實施強制許可的單位或者個人應當付給專利權人合理的使用費，不得無償使用。使用費數額由雙方協商，協商不成時由國務院專利行政部門裁決。

（二）專利實施許可注意事項

應審查專利證書及專利年費繳納憑證原件作為專利權許可基礎，并應將國家知識產權局專利登記簿副本作為專利實施許可合同附件。以共有專利權實施專利許可的，應以所有共有人為專利實施許可合同許可方。

應審查許可專利的質押、訴訟、入股和在先自行實施或許可第三人實施等情況，并應當要求許可方在專利許可合同條款中如實披露。

應審查專利許可的實施范圍、期限、方式等。所謂實施范圍，即專利實施許可的地域范圍；所謂期限，是指可以約定許可時間為專利整個存續期間或者在專利存續期間中某一段時間，但不得為專利權終止后；所謂方式，是指本合同選擇的專利實施許可種類。

應審查專利許可的使用費及支付方式，無論采取一次總算一次總付、一次總算分期支付、提成支付還是提成支加預付入門費方式，應確立使用費計算清晰確定無爭議，且支付方式簡單可行的原則。

應審查并排除非法壟斷條款。即當事人不得以合同條款限制技術競爭和技術發展，不得限制另一方在合同標的技術的基礎上進行新的研究開發，不得限制另一方從其他渠道吸收技術，或者阻礙另一方根據市場的需求，按照合理的方式充分實施專利技術。

應注意技術服務及培訓條款的可操作性。即應盡可能載明許可方派出專業技術人員進行技術指導的詳細項目、內容、工作期限和費用負擔的有關事項。

應注意驗收條款的明晰可操作性。即約定的驗收成果應是在一定期限和條件下重復試驗能達到預定的技術成果，并約定第三方做裁判。

應審查爭議解決的方法的可操作性。即選擇仲裁時，應當明確約定具體仲裁機構，甚至仲裁規則；選擇人民法院約定管轄時，不應違反專利糾紛專屬管轄規定。

應自專利實施許可合同生效之日起3個月內向國務院專利行政部門備案。

十二、代理客戶進行專利質押（融資）

我國《擔保法》和《物權法》均認可了專利權可以用作質押，這為專利質押擔保提供了法律依據。專利權質押合同的登記管理部門國家知識產權局公布的《專利權質押登記辦法》于 2010 年 10 月 1 日 起 施行。近年來，以專利權威擔保進行融資的模式不斷發展創新，但其基本原理仍為以單項專利權或多項專利權組合的未來收益作為債務的擔保。

（一）專利質押手續注意要點

以專利權質押的，出質人與質權人應當訂立書面合同，并向國家知識產權局辦理出質登記。質押合同可以是單獨訂立的合同，也可以是主合同中的擔保條款。出質人必須是合法專利權人。以共有的專利權出質的，除全體共有人另有約定的以外，應當取得其他共有人的同意。在中國沒有經常居所或者營業所的外國人、外國企業或者外國其他組織辦理專利權質押登記手續的，應當委托依法設立的專利代理機構辦理。

（二）專利質押合同注意要點

專利權質押合同必須包括以下內容，否則國家知識產權局不予登記：

當事人的姓名或者名稱、地址；（2）被擔保債權的種類和數額；（3）債務人履行債務的期限；（4）專利權項數以及每項專利權的名稱、專利號、申請日、授權公告日；（5）質押擔保的范圍。

除上述條款外，專利權質押合同中可選擇約定下列事項：

質押期間專利權年費的繳納；（7）質押期間專利權的轉讓、實施許可；

（8）質押期間專利權被宣告無效或者專利權歸屬發生變更時的處理；（9）實現質權時，相關技術資料的交付；（10）其他雙方約定的條款。

對于出現下列情況之一的專利權質押合同，國家知識產權局不予登記：

出質人與專利登記簿記載的專利權人不一致的；專利權已終止或者已被宣告無效的；專利申請尚未被授予專利權的；專利權處于年費繳納滯納期的；專利權已被啟動無效宣告程序的；因專利權的歸屬發生糾紛或者人民法院裁定對專利權采取保全措施，專利權的質押手續被暫停辦理的；債務人履行債務的期限超過專利權有效期的；質押合同約定在債務履行期屆滿質權人未受清償時，專利權歸質權人所有的；以共有專利權出質但未取得全體共有人同意的；專利權已被申請質押登記且處于質押期間的；其他應當不予登記的情形。

（三）專利質押業務其他注意事項    

1、出質人的資格審查

出質人首先必須是合法專利權人，其次應考慮與實際操作有關的專利權人身份問題。

確定出質人是否“合法”的標準就是看其有效證件與專利文件所記載的內容是否一致，即出質人是否專利文件所記載的專利權人或者非全部專利權人的。

因到期質押債務不能清償時，很有可能涉及到專利權屬變更，所以應特別考慮若涉及國有企業的專利權質物，則國有資產折價、拍賣、變賣或其他方式處置應得到上級主管部門批準。辦理登記時，要提交上級主管部門的批準文件。

2、質物的審查

專利質押合同質物的應是有效的專利權，專利申請權不屬此列。能夠證明專利權有效的文檔包括專利年費繳納憑證、專利登記簿副本等。

專利質押合同質物的應是無可爭議的有效專利權。專利權處于年費繳納滯納期、專利權已被啟動無效宣告程序的、因專利權的歸屬發生糾紛或者人民法院裁定對專利權采取保全措施的專利都不能作為質物，知識產權局對有爭議的專利進行質押登記的將不予登記。

專利質押合同質押期限必須在專利權有效期內，債務人履行債務的期限不得超過專利權有效期。

作為質物的是專利權中可轉讓的財產權，即因取得專利權而產生的具有經濟內容的權利，系指獨占權和由此派生的權限、轉讓權、標記權等。在債權未受清償前，出質人應用其質物（專利權）財產權的全部來擔保債權的實現。

3、當事人的權利與義務

律師對專利權質押雙方當事人的權利與義務，應特別注意：

質權人有限制出質人處分質物的權利。但質權人并未實際上取得專利權，除非另有約定，亦不能擅自實施專利。

除另有約定的。出質人因質物專利權所得的轉讓費、許可費應當向質權人提前清償所擔保的債權或者向與質權人約定的第三人提存。質權人有權收取質物所生的孳息，即對出質人自己實施該專利權（質物）所得收益提出清償債權。，。

出質人應向質權人交付專利證書及其他證明文件，質權人應妥善保管收到的文件。

出質人維護專利權有效的義務，包括：按時繳納專利年費；不得主動提出放棄其專利權的聲明；出質人應解決與質物有關的任何專利權權屬糾紛。

除非另有約定，在質押合同的有效期間，出質人不得轉讓其專利權，也不得許可他人使用其專利。

4、質押擔保的范圍

對專利權質押擔保的范圍，除應包括主債權及利息外，其質物保管費用應特別考慮包括專利年費、處理專利糾紛時所需費用等，其實現質權的費用應特別考慮包括質押期間進行轉讓或許可他人使用專利時可能遇到的違約金、賠償金、向第三人提存所需的保管費等。

十三、代理客戶進行專利權出資（入股）

對TMT企業而言，能夠用企業擁有的專利權出資時非常重要的現實需求。TMT企業能夠用于出資的專利權按規定包括兩個必然要素：可以以貨幣估價；可以依法轉讓。

（一）專利權出資有關規定

（1）《公司法》第27條：股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資；但是，法律、行政法規規定不得作為出資的財產除外。對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規對評估作價有規定的，從其規定。全體股東的貨幣出資金額不得低于有限責任公司注冊資本的百分之三十。

（2）《公司登記管理條例》第14條：股東的出資方式應當符合《公司法》第二十七條的規定。股東以貨幣、實物、知識產權、土地使用權以外的其他財產出資的，其登記辦法由國家工商行政管理總局會同國務院有關部門規定。股東不得以勞務、信用、自然人姓名、商譽、特許經營權或者設定擔保的財產等作價出資。

（3）《公司注冊資本登記管理規定》第8條：股東或者發起人可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資。股東或者發起人以貨幣、實物、知識產權、土地使用權以外的其他財產出資的，應當符合國家工商行政管理總局會同國務院有關部門制定的有關規定。

（4）《中外合資經營企業法》第5條：合營企業各方可以現金、實物、工業產權等進行投資。

（5）《外資企業法實施細則》第25條：外國投資者可以用可自由兌換的外幣出資，也可以用機器設備、工業產權、專有技術等作價出資。

（6）《關于以高新技術成果出資入股若干問題的規定》第6條：以高新技術成果出資入股，成果出資者應當與其他出資者協議約定該項成果入股使用的范圍、成果出資者對該項技術保留的權利范圍，以及違約責任等。

（7）《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第16條:當事人以技術成果向企業出資但未明確約定權屬，接受出資的企業主張該技術成果 歸其享有的，人民法院一般應當予以支持，但是該技術成果價值與該技術成果所占出資額比例明顯不合理損害出資人利益的除外。

（二）專利權出資一般程序

專利權人與其他公司發起人對公司出資協議、公司章程進行談判，并委托資產評估機構對專利權進行評估；

專利權人作為公司未來股東與其他公司未來股東簽訂出資協議、公司章程，約定出資額和出資方式等；

依據出資協議、公司章程、轉讓協議等，專利權人或其委托的代理機構等到專利行政部門辦理專利權著錄項目變更登記及公告手續；

憑專利權轉移的登記手續向工商登記機關確定以專利技術入股的股東是否完成股東出資義務，若完成則核發營業執照。

（三）專利權出資代理律師工作注意點

無論是代表出資人還是其他股東或被投資的公司，代理律師工作中應當注意以下幾點：

審查出資主體資格：專利權出資入股的主體必須是依法享有專利權的專利權人。應特別注意：涉及自然人的，應當是完全民事行為能力人，如果專利權人為限制行為能力人或無行為能力人，則其專利權出資入股行為應當由法定代理人代理，或征得法定代理人同意；另外還須判斷自然人的出資專利是否可能屬于職務發明創造，以免與該自然人供職企業出現專利權歸屬糾紛；涉及法人作為專利權出資人的，應關注企業法人是否符合其章程規定或獲得其權利機關同意，事業單位法人和社會團體法人則應獲得合法的國家授權；涉及共有專利權出資的，應當征得全體共有人的同意；

審查用于出資的專利權：即審查出資專利權的法律確定性，無形式上的法律瑕疵；審查出資專利的穩定性，對實用新型專利和外觀設計專利應審查國家知識產權局出具專利權評價報告后，再決定是否適合用于出資；對發明專利應研究其專利族的無效記錄；審查專利權的技術獨立性，用于出資的專利權在技術上是否獨立，其實施無須依賴其他專利權；審查專利權入股對入股公司的有用性，用于出資的專利權必須對公司的生產經營活動有益。

應在出資協議、公司章程或轉讓協議中約定：若未來專利權被無效，公司的補資程序。

專利訴訟法律服務

一、專利侵權訴訟

（一）專利侵權類型

按業界通識，專利侵權包括直接侵權和間接侵權。

1、直接侵權

所謂直接侵權，是指直接由行為人實施的侵犯他人專利權的行為。專利法第十一條是直接侵權請求權的法律基礎。直接侵權的表現形式包括“未經專利權人許可，以經營為目的”的下列行為：

制造發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為；使用發明、實用新型專利產品的行為；許諾銷售發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為；銷售發明、實用新型或外觀設計專利產品的行為；進口發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為； 使用發明專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行為。

但應當注意，上述的直接侵權行為不包括專利法第十四條關于國有企業事業單位的發明專利推廣應用的規定、第四十八條至五十一條關于專利實施的強制許可的規定。

2、間接侵權

必須注意，我國法律上并無專利權間接侵權直接規定，但實踐中確有專利間接侵權的判決出現。

一般認為，專利間接侵權行為是指行為人自己雖無直接侵犯專利權的行為，但有故意誘導、慫恿、唆使、幫助實施侵犯專利權的行為。間接侵權行為人在主觀上有誘導或者唆使他人侵犯專利權的故意，在客觀上為直接侵權行為的發生提供了必要條件、幫助直接侵權人實施專利行為。一般認為，專利間接侵權人應當與專利侵權人共同承擔連帶責任。專利間接侵權的審批理論基礎是的共同侵權和共同危險理論，其具體法律依據則是《民法通則》第一百三十條“二人以上共同侵權造成他人損害的，應當承擔連帶責任。”最高人民法院《關于貫徹執行<中華人民共和國民法通則>若干問題的意見（試行）》第一百四十八條第一款“教唆、幫助他人實施侵權行為的人，為共同侵權人，應當承擔民事責任”。以及 《侵權責任法》第八條“ 二人以上共同實施侵權行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任”。

一般認為， 專利權間接侵權的構成要件包括：間接侵權人主觀上具有教唆、幫助他人侵犯專利權的故意；專利權直接侵權已經發生；間接侵權涉及的對象僅限于特殊專用件而非通用件，即該特殊專用件只能專門用于實施專利產品或專利方法，這些特殊專用件除用于實施專利外再無其它用途。

目前，所見的專利間接侵權的表現形式包括：故意制造、許諾銷售、銷售、進口只能專門用于實施專利產品的關鍵部件，該部件可以被直接侵權人為生產經營目的用作制造專利產品；故意制造、許諾銷售、銷售、進口只能專門用于制造專利產品的模具；故意制造、許諾銷售、銷售、進口只能專門用于實施專利方法的機器設備或中間產品；未經專利權人許可，違法許可第三人實施專利技術。

（二）管轄

法院對專利侵權訴訟的管轄，遵循由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄的原則。其中侵權行為地包括：（1）被控侵犯發明、實用新型專利權的產品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；（2）專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；（3）外觀設計專利產品的制造、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地； （4）假冒他人專利的行為實施地；（5）上訴侵權行為的侵權結果發生地。代理TMT行業的專利侵權訴訟，尤其要注意利用具體涉案企業的產品或服務與互聯網的互動關系，爭取對自己代理方有利的管轄地。

（三）作為原告代理人律師實務    

1、權利證據的收集與整理

主要包括專利證書、說明書及其附圖、專利繳費單據、專利登記簿副本、專利實施許可合同等，以確認原告是否有訴訟主體資格。

2、侵權證據的收集與整理

專利案件的侵權證據主要是指侵權產品及與其相關的資料，如網頁、銷售廣告、銷售合同等。權利人在收集侵權證據時必須采取合法的手段；對于一些關鍵的證據，建議采用公證取證的方法；對TMT企業而言，除了上述的侵權證據外，很多證據涉及網絡服務器、移動終端、計算機軟件和硬件的，建議聘請國家認可的鑒證機構對此類證據進行固定與分析。

3、專利侵權分析

綜合前述權利證據和侵權證，進行專利穩定性以及專利與侵權產品技術特征對比分析，出具專利侵權分析報告，初步判斷訴訟可能性，并確定是否采取下一步的訴訟措施。

4、訴前臨時措施的運用

如果企業決定通過訴訟途徑解決侵權糾紛，則可以考慮使用訴前臨時措施。訴前臨時措施，包括訴前禁令、財產保全和證據保全三種。訴前禁令，可以根據具體情況，申請采取查封、扣押或法律規定的其它方法。財產保全，可以根據具體情況，采取查封、扣押、凍結或法律規定的其它方法。證據保全，可以根據具體情況，采取查封、扣押、拍照、錄像、錄音、復制、鑒定、勘驗等方法。

《中華人民共和國專利法》第六十六條規定了訴前禁令，第六十七條則規定了訴前證據保全。《中華人民共和國民事訴訟法》第九章則對財產保全作了規定。最高人民法院制定發布的《最高人民法院關于訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》，對人民法院如何適用專利侵權訴前臨時司法措施作出了具體司法解釋。

5、起訴

律師在了解案情后，應確定專利侵權類型及被告，在考查訴訟時效后確定管轄法院提起訴訟。

級別管轄上，中級以上人民法院對一審專利案件具有管轄權。

地域管轄上，專利侵權糾紛案件，由侵權行為地和被告住所地人民法院管轄。如果存在多個被告，可以選擇其中一個被告的侵權行為地或被告住所地人民法院管轄。

需注意，根據不同案情及被告采取的對應措施，在被告提起無效的情形下參加相應無效程序及無效所應當采取的策略；參與侵權訴訟合議庭可能提起的中止案件聽證等。

6、鑒定

舉證期限結束后，根據合議庭的安排，參加庭審。針對爭議較大的技術問題，可申請鑒定。

7、決定是否上訴

一審判決后，分析判決內容并根據客戶的要求，提起上訴或放棄上訴。

（四）作為被告代理人律師實務

1、原告權利確認

在收到起訴狀副本后，首先應該查證對方的詳細信息，同時進行相關的專利檢索，對權利人的主體資格、專利有效性進行確認。

2、自我審查

審查自己的被控產品否侵權對方的專利權。將涉嫌侵權產品與專利的技術特征進行比較，進行專利侵權分析，出具法律報告。

審查已有技術，以確定是否應針對涉案專利權是否提起無效，并參與無效程序；通過無效程序，申請法院中止侵權案件的審理。

如果發現本企業確實已經侵權對方的專利權且無效可能性較低，則應當在訴訟及無效過程中與對方進行協商，嘗試以和解解決糾紛。

針對庭審中爭議較大的技術問題，可申請鑒定。

3、訴訟管轄權及訴前臨時措施應對

被告方代理人應判斷原告提前侵權訴訟法院的管轄權是否存在瑕疵，并按對己方當事人有利的原則判斷是否提起管轄權異議甚至提起管轄權異議裁定復議。

若原告已經申請了“訴前臨時措施”，針對訴前財產保全，應依據民事訴訟法的規定與管轄法院溝通，確定是否可提供反擔保解除訴前財產保全；針對其他訴前臨死措施，若確定本企業沒有侵權行為，應該及時應訴，盡量縮短訴訟時間，同時按《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第13條的規定向對方提出賠償要求。

4、侵權抗辯

當企業在專利侵權訴訟中作為被告被控侵權的時候，可以采取以下幾種方法進行抗辯：現有技術或現有設計抗辯 、不侵權抗辯、訴訟時效抗辯、濫用專利權（反壟斷）抗辯等。

 

必須指出的是，由于TMT行業的高技術特點，在涉及TMT行業的專利侵權訴訟中，無論是原告律師還是被告律師都應當與當事人技術人員密切合作，而且必要時可以考慮利用當事人的技術優勢來模擬展示已方的技術觀點。

二、專利合同訴訟

涉及TMT行業專利的合同主要可能包括專利申請權轉讓合同、專利權轉讓合同、專利實施許可合同、專利技術開發合同（又分為委托開發合同和合作開發合同）、專利成果實施轉化合同、專利出資（入股）合同等。

律師代理此類案件應注意以下幾個問題：

（一）管轄

根據《合同法》規定的“或裁或審”原則，律師應當指導當事人選擇合適的爭議解決方式。同時，就應注意按照合同約定的法院來確定管轄，如果約定不明或約定違反級別管轄或專屬管轄的，約定無效。

（二）準確定位合同類型

專利合同糾紛涉及多種不同的合同類型，其法定的權利、義務也各不相同。因此，律師應仔細分析爭議合同的真正類型，然后確定當事人的權利義務及相應的違約責任等。

三、其他專利民事訴訟

涉及TMT行業此類專利案件主要包括專利申請權糾紛、專利權權屬糾紛、職務發明創造發明人、設計人獎勵、報酬糾紛和發明人、設計人資格糾紛等。律師代理此類案件應注意以下幾個問題：

（一）管轄

法院對專利權屬糾紛的管轄，由被告住所地人民法院管轄。

（二）與專利侵權糾紛能否并案審理

在實踐中，往往遇到專利權屬糾紛與專利侵權糾紛交織在一起，比如，原告起訴要求分享被告（專利權人）的專利權，同時要求法院追究被告轉讓或實施該專利的侵權責任。法院在審理此類案件是，通常會對兩個糾紛案件分案審理。

四、專利刑事訴訟

（一）罪名概述

按《中華人民共和國刑法》規定，目前涉及專利的刑事犯罪只有一種，即第二百一十六條規定的“假冒專利罪”。

按有關法律規定，假冒專利行為具體包括：

未經許可，在其制造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人專利號的；

未經許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術誤認為是他人專利技術的；

未經許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術誤認為是他人專利技術的；

偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的。

（二）刑事案件的具體操作

作為侵犯假冒專利罪案件的被告辯護人，律師可以注意以下幾個方面的問題：

原告提供的證據不能證明其享有專利權，具體要點參照民事部分。

起訴被告侵權的事實不清，證據不足或程序違法。由于TMT行業的高技術性，很多涉案證據需要專業且適格的司法鑒定機構出具才具有效力，律師應當仔細研究涉案證據的程序合法性。

犯罪構成要件不滿足：

不具備犯罪構成的主觀要件。主觀上沒有犯罪的故意，不構成犯罪。“假冒專利罪”的主觀要件只能是故意，疏忽大意的過失或過于自信的過失都不能構成侵犯假冒專利罪。

不具備犯罪構成的客觀要件。假冒專利罪的認定條件包括：（1）非法經營數額在二十萬元以上；或者（2）違法所得數額在十萬元以上的；或者（3）給專利權人造成直接經濟損失五十萬元以上的；或者（4）假冒兩項以上他人專利，非法經營數額在十萬元以上或者違法所得數額在五萬元以上的；（5）其他情節嚴重的情形。

五、專利行政訴訟

由于作出行政決定的機關不同、決定的內容不同，專利行政案件可以分為以下三類： 

以專利復審委員會作為被告的專利行政案件，包括①.不服專利復審委員會維持駁回申請復審決定的案件。②不服專利復審委員會專利權無效宣告請求決定的案件。

以國家知識產權局專利局為被告的專利行政案件，包括①.不服國家知識產權局專利局作出的實施強制許可決定的案件。②不服國家知識產權局專利局作出的實施強制許可使用費裁決的案件。③不服國務院專利行政部門行政復議決定案件。

以管理專利工作的部門為被告的專利行政案件，包括①不服管理專利工作的部門做出的責令停止專利侵權行為的案件。②不服管理專利工作的部門做出的處罰假冒他人專利行為的案件。③不服管理專利工作的部門做出的處罰冒充專利行為的案件。④不服管理專利工作的部門做出的對專利代理機構或者專利代理人的懲戒行為的案件。